技術開發(fā)合同是指當事人之間就新技術、新產(chǎn)品、新工藝或者新材料及其系統(tǒng)的研究開發(fā)所訂立的合同，分為委托開發(fā)合同和合作開發(fā)合同。通常情況下，技術開發(fā)合同中有關知識產(chǎn)權的約定僅針對委托開發(fā)或合作開發(fā)所產(chǎn)生的新的發(fā)明創(chuàng)造，相關法律規(guī)定也僅涉及履行技術開發(fā)合同而完成的發(fā)明創(chuàng)造。

　　根據(jù)我國合同法的規(guī)定，委托開發(fā)完成的發(fā)明創(chuàng)造，除當事人另有約定的以外，申請專利的權利屬于研究開發(fā)人；研究開發(fā)人取得專利權的，委托人可以免費實施該專利。合作開發(fā)完成的發(fā)明創(chuàng)造，除當事人另有約定的以外，申請專利的權利屬于合作開發(fā)的當事人共有；當事人一方聲明放棄其共有的專利申請權的，可以由另一方單獨申請或者由其他各方共同申請；申請人取得專利權的，放棄專利申請權的一方可以免費實施該專利。

　　近年來，隨著社會各界對知識產(chǎn)權的日益重視，技術開發(fā)合同中開始逐漸出現(xiàn)“背景知識產(chǎn)權”條款，特別是在委托開發(fā)合同中，越來越多的委托人在其提供的格式合同文本中，將對知識產(chǎn)權使用的約定擴張到“背景知識產(chǎn)權”領域。

　　“背景知識產(chǎn)權”（background intellectual property rights），通常指在技術開發(fā)合同生效日之前由合同一方產(chǎn)生或持有的，或者一方在技術開發(fā)合同有效期內(nèi)產(chǎn)生或持有但是超出合同范圍或與合同無關的知識產(chǎn)權，包括專利、著作權、未公開的技術報告和數(shù)據(jù)等，有時也被稱為背景成果、背景發(fā)明或背景專利。

　　現(xiàn)有法律對技術開發(fā)合同中“背景知識產(chǎn)權”并無規(guī)定，這就意味著合同當事人可以自行約定“背景知識產(chǎn)權”條款。目前針對“背景知識產(chǎn)權”約定有兩種常見的形式。第一種形式，約定“背景知識產(chǎn)權”的使用待由技術許可合同另行約定。比如，在技術開發(fā)合同中約定“合同生效前，雙方已有的技術成果歸原持有方。如果一方需要使用對方已有技術成果，雙方另行簽署技術許可合同?！钡诙N形式，在技術開發(fā)合同中約定，受托方或合作方的“背景知識產(chǎn)權”，委托方或其他合作方可以直接使用，甚至是免費使用，而不需再單獨簽訂技術許可合同。比如，在技術合同中約定“合同履行期間，合同一方的背景知識產(chǎn)權，免費許可給另一方使用?！?

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　　對比上述兩種對“背景知識產(chǎn)權”使用的約定形式，可以發(fā)現(xiàn)，第一種形式相對更為公允，對于技術優(yōu)勢方，如委托開發(fā)合同的受托方來說也更為有利，第二種形式的約定則相反。在第二種形式的約定中，特別是關于免費使用的約定，技術優(yōu)勢方等于放棄了向?qū)Ψ绞杖　氨尘爸R產(chǎn)權”實施許可費的權利，也放棄了藉此進行其他談判的優(yōu)勢地位。

　　在高?；蚩蒲性核鶇⑴c的委托開發(fā)或合作開發(fā)實踐中，會出現(xiàn)這樣一種類似“客大欺店”的情況，比如某些處于行業(yè)龍頭位置的企業(yè)，會利用自身的影響力要求受托方在技術開發(fā)合同中承諾無償給予其“背景知識產(chǎn)權”的使用權。

　　筆者認為，對于簽署此類條款，受托方需要對以下因素慎重考慮，包括“背景知識產(chǎn)權”的覆蓋范圍和應用領域、實施許可獲得的可能性和通常的許可費用、“背景知識產(chǎn)權”對實施合同約定發(fā)明創(chuàng)造的必要性，以及未從該合同獲得經(jīng)費或其他利益的共同權利人的意愿等。通常情況下，僅有在“背景知識產(chǎn)權”對于實施本合同約定的發(fā)明創(chuàng)造是必要的，且不損害任何第三方利益的前提下，技術開發(fā)合同中才可以對“背景知識產(chǎn)權”作出無償使用的約定。（何雋）

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（文章來源：中國知識產(chǎn)權報）

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