作 者 | 趙保春 汪妍瑜

用外觀設(shè)計(jì)專利作為現(xiàn)有技術(shù)去無效發(fā)明專利？相信對于大部分人來說只是個傳說，有幸的是，筆者最近碰到一個這樣的案子，而且專利復(fù)審委的決定是將發(fā)明專利全部無效。

一、背景介紹

去年年底接到一有關(guān)釣魚用魚線輪的發(fā)明專利侵權(quán)訴訟，我們代理被告一方。原告一方為古洛布萊株式會社。不查不知道，原來古洛布萊株式會社是日本東證上市公司原名大和精工，世界最大魚線輪制造商，其魚線輪走的是高端路線，價格是全世界首屈一指的。

然而我們的當(dāng)事人不算國內(nèi)大型企業(yè)，走的中端市場，魚線輪的價格恨不得跟原告差個數(shù)量級，在市場上雙方客戶從無交叉，不屬于競爭對手的范疇。行業(yè)老大來找我們事我們也很不理解，但來都來了絕不怕事。只是后來原告對此事之重視，不在我們預(yù)料范圍，這是后話按下不表。

二、案情介紹

涉案專利（下稱本專利）專利號為ZL201010207216.7，其涉及一種釣魚用的魚線輪，存在歐洲、美國、韓國專利同族且均已被授權(quán)。該方案基本內(nèi)容如下：

“一種釣魚用旋轉(zhuǎn)卷線器，具有安裝有支承構(gòu)件的轉(zhuǎn)子，在轉(zhuǎn)子主體部的兩側(cè)相對地形成一對臂部，在一個所述臂部的頂端部具備釣線導(dǎo)向部，根據(jù)所述轉(zhuǎn)子的旋轉(zhuǎn)將釣線通過所述釣線導(dǎo)向部卷回于卷筒，其特征在于，具備從所述一對臂部的各頂端部向所述轉(zhuǎn)子主體部的后部延伸出的增強(qiáng)構(gòu)件”。

瀏覽了本專利的一些基本信息以后，筆者腦中浮現(xiàn)了以下幾個關(guān)鍵詞：方案結(jié)構(gòu)簡單；權(quán)利要求保護(hù)范圍大；有歐美韓同族且均授權(quán)；申請人日本企業(yè)且是行業(yè)老大。這不正是體現(xiàn)檢索能力的大好時機(jī)嘛，隨后筆者的腎上腺激素爆棚。

三、檢索過程

一般來說檢索之前，根據(jù)掌握的信息要初步擬定個檢索思路，或者起碼有個前期檢索思路，隨后再根據(jù)情況調(diào)整。需考慮的信息包括專利領(lǐng)域、發(fā)明特點(diǎn)、申請人國別、行業(yè)情況、同族審查情況等等，且這些信息考慮的順序和側(cè)重點(diǎn)隨案子不同而不同。

1.特點(diǎn)分析

具體到本專利，一個非常重要的特點(diǎn)是同族在歐美中韓四大局均獲得授權(quán)。但居然沒在本土日本申請，這是一個制得深究的問題。

根據(jù)筆者多年的主觀經(jīng)驗(yàn)，客觀地說，五大局的檢索文件范圍特點(diǎn)如下（在不參考同族的前提下），說美日韓基本只檢索本國專利文件，歐洲檢索歐美國家專利文件，中國檢索所有國家專利文件。

本專利同族在歐美中韓均已授權(quán)，這些國家審查過程中均未引用日本專利文件，而且，魚線輪行業(yè)日本的技術(shù)水平最高，通過檢索A01K89這一魚線輪相關(guān)分類號，發(fā)現(xiàn)總共有30710篇專利，合計(jì)18429個專利族，其中，日本專利為14241篇， 9773個專利族，即該領(lǐng)域所有專利文件中日本專利文件約占一半，因此，可以看出，實(shí)際上相當(dāng)于本專利所有同族在審查過程中，對申請量最大技術(shù)最為先進(jìn)的日本專利文件沒有檢索，漏檢可能性最高的文件應(yīng)該就是日本專利文件，所以筆者以此為突破點(diǎn)，初步檢索思路為重點(diǎn)在日本專利文件中檢索。

2.初步檢索

通過使用IPC（國際專利分類號）、FI/FT（日本專利分類號）及其它分類號、關(guān)鍵詞等組合檢索，初步未發(fā)現(xiàn)特別相關(guān)的專利文件。

3.思路調(diào)整

此時筆者又對本專利的信息進(jìn)行了回顧，1）本專利申請人為日本公司，卻偏偏不在日本申請專利；2）本專利的方案，較為簡單，從外部附圖就可以看出來。

根據(jù)1），筆者懷疑申請人不在日本申請，是不是怕申請之后會出現(xiàn)什么不利的后果；根據(jù)2），外觀設(shè)計(jì)專利完全可以公開本發(fā)明專利的部分方案。因此，筆者推斷，可能存在日本外觀設(shè)計(jì)專利對比文件，因?yàn)椋瑢彶閱T在審查過程中一般不會去檢索別國的外觀設(shè)計(jì)專利文件。而在如果存在這樣的文件，日本本國審查員找到的可能性很大，所以，申請人可能是避免這一情況發(fā)生，而不在日本就該方案申請發(fā)明專利。筆者認(rèn)為需要考慮在日本外觀設(shè)計(jì)專利中去尋找對比文件。

4.再檢索-利用洛迦諾分類

利用洛迦諾分類22-05（狩獵和捕魚器械），結(jié)合主題關(guān)鍵詞、申請人名稱等繼續(xù)檢索，未發(fā)現(xiàn)有效的對比文件，不過發(fā)現(xiàn)了一些在后的相關(guān)專利文件。

此時筆者有注意到很多日本外觀設(shè)計(jì)專利在數(shù)據(jù)庫中并沒有洛迦諾分類，而是存在日本自己的外觀分類號K2-590（魚線輪部件及配件）等。

5.再檢索-利用日本外觀專利分類

用日本外觀專利分類號檢索，只有不到一百篇專利，很快就找到了JPD1340736S（公開日2008年9月29日）及一些類似專利。其外觀圖與本發(fā)明方案限定的權(quán)利要求較像，于是對專利內(nèi)容進(jìn)行了仔細(xì)閱讀，隨后發(fā)現(xiàn)其可以作為對比文件使用。

通過對比發(fā)現(xiàn)，本專利的專利權(quán)人為古洛布萊株式會社，其原名為大和精工株式會社。外觀設(shè)計(jì)專利的專利權(quán)人為DAIWA精工株式會社，其實(shí)就是大和精工株式會社，即本專利和外觀設(shè)計(jì)對比文件均為一個專利權(quán)人所有。

四、方案比對

a)附圖對比

b)各方觀點(diǎn)比對

c)口審主要爭議焦點(diǎn)及結(jié)論

口審時到庭一看，對方代理人上了四個，旁聽席原告來了3名員工（日本人），一名中國人，華麗麗的一大片啊，原告很重視嘛。反觀我們這里兩名委托代理人，當(dāng)事人沒有到場。只是那一刻我猜中了開頭，卻沒猜中六個小時庭審的結(jié)局。

庭審時四個代理人各個活躍，負(fù)責(zé)陳述的、負(fù)責(zé)挖坑的（當(dāng)然能被識破的坑兒那都不是事兒）、負(fù)責(zé)演示ppt的、負(fù)責(zé)總結(jié)并挑錯的。我們兵來將擋水來土掩，堅(jiān)持自己的邏輯不被捎帶著走，順帶著指出對方一些邏輯缺陷，六小時高強(qiáng)度唇槍舌戰(zhàn)不知不覺就過去了。

庭審的焦點(diǎn)很多，我們庭后唯一不確定的只有一點(diǎn)，因?yàn)橹暗拇_沒有單獨(dú)用外觀設(shè)計(jì)結(jié)合公知常識無效掉發(fā)明專利的先例不知道合議組最后會如何認(rèn)定。很幸運(yùn)最后合議組還是以事實(shí)為依據(jù)法律為準(zhǔn)繩做出了公證的評價，摘錄如下。

外觀設(shè)計(jì)專利的圖片或照片通常能夠在一定程度上反映出產(chǎn)品外觀部結(jié)構(gòu)等技術(shù)要素，若本領(lǐng)域技術(shù)人員根據(jù)外觀設(shè)計(jì)專利的圖片或者照片并結(jié)合其簡要說明，能夠直接地、毫無異議地確定其部件的名稱、結(jié)構(gòu)、位置關(guān)系以及功能和作用等技術(shù)要素以及它們組合所形成的技術(shù)方案，則應(yīng)該認(rèn)為該外觀設(shè)計(jì)專利可以用于評價發(fā)明或?qū)嵱眯滦偷膶＠膭?chuàng)造性。

五、心得體會

通過本專利的檢索及無效過程的處理，筆者覺得有以下一些簡單體會可以和大家分享。

對于無效請求人的來說：

1.無效中檢索是最大的王道，檢索成功了案子就成功了80%。

2.當(dāng)面對發(fā)明專利檢索時，一定要不走尋常路。因?yàn)橛羞^專業(yè)訓(xùn)練的審查員在尋常路上一定已經(jīng)嘗試過。

3.檢索中要時刻注意調(diào)整檢索思路，不要局限于固有思維方式。

4.檢索中要注意積累知識，積累的越多，對案件的認(rèn)識就越全面、客觀。

5.幾大專利局的檢索都各有優(yōu)缺點(diǎn)，檢索過程中要注意參考使用但不要過分迷信。

6.外觀設(shè)計(jì)專利公開的內(nèi)容如果能夠構(gòu)成方技術(shù)案，則可以作為現(xiàn)有技術(shù)文件。

7.簡單的結(jié)構(gòu)類專利可以考慮去檢索外觀設(shè)計(jì)專利文件。

對于專利權(quán)人或代理人來說：

對于功能性限定的撰寫方式，在從屬權(quán)利要求及說明書中一定要有實(shí)現(xiàn)該功能的結(jié)構(gòu)的描述，本專利中，增強(qiáng)構(gòu)件是其核心發(fā)明點(diǎn)，如果權(quán)利要求中及說明書對于增強(qiáng)構(gòu)件的參數(shù)有進(jìn)一步的限定的話，由于外觀設(shè)計(jì)專利只能看出定性的內(nèi)容，無法得到定量的內(nèi)容，因此，則無效決定的結(jié)果也未可知。